企业如何避免被《商标法》第十九条第四款误伤

文章作者:广州商标代办 文章来源:广州商标注册 发布日期:2019-05-20 17:48:54

企业如何避免被《商标法》第十九条第四款误伤 2014年5月1日施行的第三次修改后的《商标法》第十九条第四款规定:"商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。"
 
乍眼一看,绝大部分人不会想到争议焦点可能会落在『商标代理机构』上。事实上,很多公司在注册时会把待定的经营范围也选上,有必要时再变更,因此不少服务公司都会勾选商标代理。笔者通过调查发现2018年下半年出现大批量依据《商标法》第十条第一款第(8)项和第十九条第四款驳回的申请商标,这些申请人中有一部分是商标局备案的商标代理机构(备案机构的商标注册申请大部分直接被不予受理),更多的是未经商标局备案但经营范围里包含商标代理等相关业务的非冠名知识产权/商标代理的公司。
企业如何避免被《商标法》第十九条第四款误伤
通过企业信用信息系统和天眼查,我们发现申请人的经营范围里的确包含了”商标代理”经营项目。不过从一般人的思考角度,我们光看申请人名字是不可能推测出该公司是以商标代理为主营业务的代理机构,更也不会认为其指定使用在第41类的『』商标易产生不良的社会影响,所以难免会怀疑该规定"一刀切"的合理性。
 
事实上,2013年第三次修改的《商标法》才新增了第十九条第四款,其立法初衷是为了从源头上杜绝商标代理机构通过恶意抢注商标牟利。改法生效以后,鉴于实际审查中遇到了各种关于『商标代理机构』主体的复杂情况,商标局在2014年12月30日发布了以下说明。
 
《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》
《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》,内容包括:“二、具体决定。对2014年5月1日前商标代理机构以自己名义在代理服务外提出的商标注册申请,没有作出受理决定的,我局根据修改后的商标法实施条例第八十七条作出不予受理的决定;已经根据修改前的商标法发出受理通知书的,我局在商标审查阶段依据修改后的商标法第十条第一款第八项、第十九条第四款的规定作出驳回决定。在审查时,我局依据商标代理机构备案数据库判断商标注册申请人是否为商标代理机构。如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册,任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准注册或宣告无效该注册商标无效。”
 
细心的读者可能会注意到我在前言里提到过的大批量驳回决定。不予受理和驳回决定对申请人有本质的影响吗? 申请人如果对不予受理和驳回决定不服,都可以申请复审。但是如果下发的是不予受理,商标局会退还相应的申请费用。因此如果是全部驳回通知下发,申请人即使是接受驳回申请费也不会退回来了[虽然官费并不多]。通过在中国商标网的查询,笔者发现经商标局备案且名称含有"知识产权代理"、"商标代理"的公司在2014年5月后提交的非法律服务[4506群组]申请大部分被不予受理,而经备案的其他公司或者未备案的公司则大部分遭到了驳回。此外,后者还有个别『漏网之鱼』顺利地获得了注册。
 
由此可见,只要申请人的营业范围内包含了"商标代理"项目,其对"法律服务"以外的商品/服务注册申请就会被商标局驳回。而经商标局备案的机构可能在受理阶段就被不予核准,官费还能退回来呢。这样一想,未备案但经营范围里含有"商标代理"项目的申请人不但损失了金钱,还有极其宝贵的时间!不予核准最快可能3个月就下来了,但驳回通知通常需要9个月以上。
 
回到刚刚介绍的案例,2018年5月22日(即提交驳回复审申请后),申请人删除了“版权贸易、商标代理”经营项目。
 
2018年10月25日,原商评委作出驳回复审决定,决定中指出『鉴于申请人变更其经营范围已删除“版权贸易、商标代理”经营项目,若申请人将申请商标申请注册在教育等服务上不会造成不良社会影响,未构成《商标法》第十条第一款第(八)项、第十九条第四款所规定的不得作为商标注册使用的情形。』
 
通过这个案例我们可以看出,主营业务不是商标代理的机构,申请人只要删减其经营项目就可以在复审阶段克服第十九条第四款。而对于已经由商标局备案的上述机构,除了删减经营范围,还需要注销代理机构备案。
 
笔者注意到上述案例的申请人在经营范围变更的同日也变更了公司名称,该变更应该向商标局办理名义变更申请。
 
根据法不溯及既往原则,商标的申请日期在2014年5月1日前应该不受第十九条第四款约束?
 
——从上文的《说明》可以看出只要商标在2014年5月1日前未成功注册,都要受到该条款的约束。[画外音:如果商标在2014年5月前申请,到2019年5月还没有成功注册,那也太波折了...]
 
第7679143号创新工场INNOVATION-DREAM WORKS商标异议复审案
一、基本案情
7679143号创新工场INNOVATION-DREAM WORKS商标(以下称被异议商标)由北京君杜效能知识产权咨询有限公司(即本案被申请人)于2009年9月7日提出注册申请,指定使用在第42类工业品外观设计等服务上。2014年1月6日,创新工场有限公司(即本案申请人)不服商标局做出的(2013)商标异字第0000022623号裁定,依法向原商评委申请复审。申请人复审的主要理由为:被申请人是一家从事商标代理业务的公司,曾多次抢注他人知名商标,恶意明显,其在非代理服务上申请注册被异议商标,违反了《商标法》第十九条第四款的规定。对此,被申请人答辩称:被异议商标未违反《商标法》相关规定,请求核准其注册申请。
 
二、裁定结果
原商评委经审理认为,被申请人为商标代理机构,而被异议商标指定使用的第42类工业品外观设计等服务与被申请人从事的商标代理服务毫无关联,因此,被异议商标的注册申请违反了《商标法》第十九条第四款的规定,裁定不予核准注册。
 
裁判案例:(2018)京行终5617号
七波辉(中国)有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会二审行政判决书

一、基本案情
2011年12月7日,劲翔商标事务所向商标局提出第10278006号商标(简称争议商标)的注册申请,指定使用在第25类“鞋;服装;帽子;袜;领带;婴儿全套衣;童装;儿童头盔;皮带(服饰用);手套(服装)(截止)”等商品上。该商标于2014年3月7日核准注册,专用期限至2024年3月6日。2017年5月23日,七波辉(中国)有限公司(简称七波辉公司)向原商标评审委员会提出无效宣告请求,2017年12月4日,原商标评审委员会作出商评字〔2017〕第152730号《关于第10278006号图形商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定),裁定争议商标予以无效宣告。劲翔商标事务所起诉,北京知识产权法院经审查驳回劲翔商标事务所的诉讼请求,劲翔商标事务所继续上诉。

二、裁定结果
争议商标虽于2012年12月7日申请注册,但其实际注册日为2015年9月28日,处于2013年商标法施行期间,因此,争议商标是否应予无效宣告,应当适用2013年商标法的规定。根据在案证据,劲翔商标事务所系经商标局备案的商标代理机构,争议商标核定使用在服装、鞋、帽等商品上,超出了商标代理服务的范围,故争议商标的注册违反了2013年商标法第十九条第四款之规定。劲翔商标事务所的相关上诉理由不成立,本院不予支持。故驳回上诉,维持原判。
 
未备案的商标代理机构在注册之后再变更经营范围可以避免以第十九条第四款被无效宣告吗?
————在注册时未变更,注册后变更了不影响之前的性质
 
裁判案例:(2018)最高法行申1518号
北京小壕科技有限公司、北京古北水镇旅游有限公司商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书
一、基本案情
小壕公司于2014年2月26日向商标局申请注册指定使用在第33类"果酒(含酒精)"等商品上的第14073131号"古北水镇"商标(简称诉争商标)。2015年4月28日,诉争商标被核准注册。2016年4月27日,古北水镇公司针对诉争商标向原商标评审委员会提出无效宣告请求。原商评委于2016年11月24日作出被诉裁定,对诉争商标予以维持。古北水镇公司不服被诉裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。另,小壕公司于2016年11月21日变更了营业范围,去除了商标转让与代理服务、婚庆服务等项目。
 
一审法院认为:诉争商标申请及核准注册时小壕公司营业执照中经营范围包含“商标转让与代理服务”,故其属于《商标法》第十九条第四款所规定的“商标代理机构”,诉争商标的注册已构成商标法第十九条第四款禁止的情形。原商评委作出的被诉裁定认定有误,应予纠正。诉争商标的注册未违反商标法第三十条的规定。诉争商标的注册违反了商标法第三十二条的规定,被诉决定对此认定有误。诉争商标的注册未违反商标法第四十四条的规定。判决:一、撤销被诉裁定;二、商标评审委员会重新作出裁定。
 
小壕公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提出上诉,请求撤销一审判决,改判驳回古北水镇公司的诉讼请求,维持被诉裁定。北京高院驳回上诉,维持原判。小壕公司不服,向最高人民法院申请再审。
 
二、裁定结果
根据《商标法实施条例》第八十四条第一款关于“商标法所称商标代理机构,包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所”的规定,小壕公司在诉争商标申请注册时,其营业执照经营范围包含“商标转让与代理服务”,故属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”,是商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。小壕公司后续变更经营范围的事实,不影响其申请注册诉争商标时属于商标代理机构的认定。此外,根据商标局2015年1月1日发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》,“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册,任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准注册或宣告该注册商标无效。”因此,是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件,同时,商标法第十九条第四款可以成为宣告商标无效的法律依据。原判决关于“诉争商标的注册违反商标法第十九条第四款规定应予无效”的认定,并无不当,小壕公司该项申请再审理由不能成立。
 
诉争商标的申请注册损害了古北水镇公司的在先商号权益,原判决关于诉争商标的注册违反商标法第三十二条规定应予无效的认定,并无不当,小壕公司该项申请再审理由不能成立。
 
故最高院驳回北京小壕科技有限公司的再审申请。
 
结语
综上,为了不花费额外的时间和金钱,企业最好在商标申请注册前就删除非实际经营或不再经营的『商标代理』等项目。而商标代理机构如果要申请指定使用在法律服务以外商品/服务的商标,可以另外成立新的主体。即使侥幸获得注册(注册后变更经营范围),任何人可以依据《商标法》第十九条第四款对商标代理机构在2014年5月1日后申请或核准注册的商标提起异议和无效宣告,该禁止性规定作为绝对条款,审查员/法官不需要考虑恶意、知名度等因素,即可不予核准注册或无效宣告其注册。同时,商标代理机构企图通过转让等程序规避该条款也很有可能被商标局不予核准,笔者在此劝你善良...
 
企业如何避免被《商标法》第十九条第四款误伤 从商标代理的角度看,在国内申请人的新申请提交前,我们就要注意申请人的经营范围是否包含商标代理服务,如果包含必须在申请前提示风险。在无效宣告中,如果争议商标注册时的权利人为代理机构,且注册日在2014年5月1日后,我们可以直接主张第十九条第四款。

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