商标恶意注册行为之司法规制启示录

文章作者:广州商标代办 文章来源:广州商标注册 发布日期:2020-07-03 15:07:45

商标恶意注册行为之司法规制启示录 “鹅厂出品”并不是“鹅厂”(腾讯)出品?这不是绕口令,而是发生在商标领域的一个颇有些魔幻意味的事实。今年五月,北京市高级人民法院对一起商标权无效宣告请求行政纠纷案件进行了二审宣判,判决国家知识产权局就腾讯科技(深圳)有限公司(下称“腾讯公司”)针对第16715668号“鹅厂出品”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。这起案件也被一些媒体形象地总结为“鹅厂”诉“鹅厂出品”。

 

腾讯公司的旗舰产品QQ诞生至今已超过20年之久,其标志性的企鹅卡通形象早已深入人心,腾讯公司由此获得了“鹅厂”的别称。尽管“鹅厂”一词的起源难以详考,但多年以来,随着腾讯公司行业龙头地位的不断巩固以及网络舆论生态的进化发展,“鹅厂”一词与腾讯公司之间已经建立起了稳定的联系,亦是不争的事实。自2015年起,腾讯公司也相继在多个国际分类号上注册了“鹅厂”“鹅厂运动”“鹅厂WO谈会 TENCENT NIGHT TALK”等商标。乍看起来,“鹅厂出品”商标或许也是腾讯公司庞大的商标布局战略中的一部分——但近年来众多知名企业与品牌遭遇商标恶意抢注或攀附的事实告诉我们,事实往往并非如此简单。“鹅厂”诉“鹅厂出品”案,恰好是一部对商标恶意注册行为进行司法规制的当代启示录。

 

案情回顾:“鹅厂”终胜“鹅厂出品”

“鹅厂”诉“鹅厂出品”案的缘起,可以追溯到2015年。这一年的4月13日,腾讯公司向原国家工商行政管理总局商标局申请注册第16694266号“鹅厂”文字商标(下称“引证商标”),该商标核定使用商品为第9类上的“计算机程序(可下载软件);智能卡(集成电路卡);可下载的计算机应用软件”等。仅仅两天之后的4月15日,保定市华宇电磁线有限责任公司(下称“华宇公司”)申请注册第16715668号“鹅厂出品”文字商标(下称“诉争商标”),该商标同属第9类,核定使用商标为“复印机(照相、静电、热);动画片;电热袜;计算机存储装置”等。

商标恶意注册行为之司法规制启示录

“鹅厂出品”商标提出注册申请后,经异议程序于2017年10月7日获得注册公告。注册公告发布两天之后,腾讯公司对该商标提出无效宣告请求,但2018年6月,原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称“原商评委”)作出商评字[2018]第142096号无效宣告请求裁定(下称“被诉裁定”),认定诉争商标与引证商标未构成2013年《商标法》第三十一条所指的使用在类似商品上的近似商标,且诉争商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形、未违反2013年《商标法》第十条第一款第七、八项以及第四十四条第一款的规定,决定对诉争商标予以维持注册。

 

腾讯公司不服被诉裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,请求法院撤销被诉裁定,并判令国家知识产权局(注:根据中央机构改革部署,由国家知识产权局统一行使原国家工商行政管理总局商标局、原商评委的相关职责)就其无效宣告请求重新作出裁定。然而,法院一审认为,原商评委认定事实清楚、适用法律正确及结论正确,驳回了腾讯公司的诉讼请求。

 

腾讯公司不服一审判决,遂向北京市高级人民法院提出上诉。今年5月,北京高院作出(2019)京行终10063号行政判决书,撤销北京知识产权法院的一审判决和原商评委的被诉裁定,并要求国家知识产权局就腾讯公司针对第16715668号“鹅厂出品”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。至此,该案经历异议程序、无效宣告请求程序以及行政诉讼一审、二审的多番波折后,腾讯公司终于获得胜利。

 

判决要旨:主观恶意认定扭转战局

本案一审过程中,腾讯公司提出了三项主张:

一是诉争商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标;

 

二是华宇公司申请注册诉争商标的行为,构成“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”;

 

三是华宇公司申请注册诉争商标的主观恶意明显,扰乱了商标注册管理秩序。

 

一审法院驳回了腾讯公司的前两项主张,但遗漏了其第三项主张。而这项被法院一度忽略的主张,最终成为了腾讯公司在二审中扭转乾坤的决定性因素。

 

早在一审过程中,广州商标复审,腾讯公司就已提交了部分证据,用于证明华宇公司此前就曾恶意抢注“鹅厂”等相关商标;进入二审程序后,腾讯公司的应诉重心更加明确:证明“鹅厂”与腾讯公司已在相关公众中形成唯一对应关系,以及华宇公司申请注册“鹅厂出品”商标具有明显恶意。为此,腾讯公司提交了更为丰富而全面的证据,如各类网站、微博中关于“鹅厂”与腾讯公司对应出现的报道宣传内容,以及华宇公司此前在第41、42类上申请注册“鹅厂出品”商标被宣告无效的在先生效判决等。

 

二审过程中,对于腾讯公司提出的前两项主张,北京高院维持了一审法院的认定。而对于腾讯公司的第三项主张,综合腾讯公司提交的大量在案证据,北京高院认为,在诉争商标申请日之前,“鹅厂”已与腾讯公司建立起对应关系。而反观华宇公司一方,其注册申请诉争的“鹅厂出品”商标的行为,显然超出了自身正常的生产经营需要;不仅如此,华宇公司亦未能证明自己曾实际使用了包括诉争商标在内的多个已注册商标。

 

综上,北京高院认定,华宇公司注册申请诉争商标的行为,具有攀附腾讯公司商誉以谋取不正当利益的意图,违背了诚实信用原则,扰乱了正常商标注册秩序,且主观恶意明显,从而构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

 

据此,北京高院对原商评委和一审法院的裁定分别作了纠正与补充。

 

法理剖析:商标案件中的“恶意”认定

今年1月,国家知识产权局公布的数据显示,2019年,我国商标注册申请量达783.7万件,连续多年位居世界第一;截至2019年底,我国有效商标注册量达2521.9万件,同比增长28.9%,广州商标注册,平均每4.9个市场主体就拥有1件注册商标。巨大的商标申请注册量,既反映了我国经济发展的充沛活力,也带来了商标恶意抢注与囤积、恶意攀附等诸多乱象。

 

多年来,我国商标行政与司法部门始终高度重视此类问题的解决,如国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室就将“形成打击非正常专利申请和商标恶意注册、囤积行为的长效机制”,写入了《2020年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》。

 

腾讯公司在本案中的最终胜利,既是司法加大对商标恶意注册囤积行为打击力度的鲜明例证,也反映了近年来我国知识产权案件审理实践中日益重视对当事人主观恶意要件之认定的趋势。以社会各界普遍关注的我国知识产权侵权惩罚性赔偿制度为例,在这一制度的建立与落地过程中,绝大多数法官和学者都将侵权者的主观“恶意”与客观上的“情节严重”并列作为适用惩罚性赔偿的两大要件,这无疑是诚实信用原则在司法实践中的进一步延伸。

 

不过,在规制商标恶意注册现象的过程中,司法实践仍面临着许多适用法律的难题,在如何认定抢注者之“恶意”的问题上,司法与学术领域也存在一些分歧。

 

本案中,商标转让流程及费用,二审法院采取主客观相结合、由行为的外在表现确定当事人主观心理状态的方法,即综合“鹅厂”文字与腾讯公司之间已建立稳定对应联系,以及华宇公司囤积注册包括“鹅厂出品”在内的多件与知名互联网企业相关的商标的客观事实,对华宇公司“通过注册商标谋取不正当利益的主观恶意”进行了认定;而在对华宇公司涉案行为的定性问题上,二审法院创造性地应用《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条之精神,将华宇公司囤积注册“鹅厂出品”等商标的行为,认定为2013年《商标法》第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段取得注册”。根据该款规定,“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”。二审法院以此为依据支持了腾讯公司的诉讼主张。一些媒体评论指出,该案二审判决对于今后的同类案件,特别是知名互联网企业遭他人恶意抢注商标、攀附商誉的类似案件的审理,将具有重要的借鉴意义。

 

应当指明的是,尽管本案中法院认定了华宇公司有囤积注册知名互联网企业相关的商标的情节,但与当前一些流行的观点相反,这并不意味着注册囤积商标的数量应当成为认定抢注者“恶意”的必要条件。抢注者注册囤积商标的本质目的,是不正当地利用他人的商标声誉以谋取不正当利益,因此,即便某个市场主体只抢注一件商标,同样也可以被认定为具有主观恶意。这也对那些试图将抢注商标分散到多个市场主体之下的抢注者提出警示:唯有摒弃一切不劳而获的“搭便车”思维,在一切市场经营活动中秉持诚实信用原则,方能免于法律的制裁,为社会经济的发展创造真正有价值之财富。


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